Pourquoi et comment déposer sa marque auprès de l'INPI ?

Qu’est-ce qu’une marque au sens de la propriété intellectuelle ?

L’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales ».

Elle peut prendre de nombreuses formes, les plus communes étant :

1. La marque verbale : elle est composée de chiffres, de lettres, de mots en caractères noirs. Comme son nom l’indique, son apparence n’est pas prise en compte mais uniquement son orthographe et sa prononciation.
2. La marque figurative : il s’agit essentiellement de dessins ou tous signes visuels ne comportant pas de lettres, chiffres ou mots. Typiquement, il s’agit des logos.
3. La marque semi-figurative : elle associe un élément verbal à un élément figuratif. Souvent, les entreprises combinent leur logo avec leur nom.

À titre illustratif :

1. CARREFOUR est la marque verbale du groupe français Carrefour.
2. est sa marque semi-figurative.
3. est sa marque figurative.

À noter que l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, qui transpose la directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 a supprimé l’exigence de « représentation graphique » comme condition de validité d’une marque.

Ainsi, particulièrement depuis quelques années, de nouvelles formes de marques font l’objet de dépôts. On peut ainsi citer :

• les marques sonores : il s’agit d’un extrait sonore, autrefois représenté graphiquement par onomatopée ou via une partition, mais il peut maintenant s’agir d’un fichier audio directement ;
• les marques de mouvement : ce sont de courts extraits vidéos et un fichier correspondant est alors accessible sur les bases de données ;
• les marques multimédias : elles sont représentées par un fichier audiovisuel contenant la combinaison de l'image et du son.

Néanmoins, elles font souvent l’objet de refus auprès des institutions et tribunaux en raison de leur manque de distinctivité ; elles ne sont pas perçues par le public comme l'indication de l'origine commerciale des produits.

Par exemple, une société a souhaité enregistrer le son produit par l'ouverture d'une canette de boisson, suivi d'un silence et d'un pétillement. L’EUIPO puis le Tribunal de l’UE ont rejeté la demande pour les motifs sus-énoncés.

Concernant sa fonction, la marque a pour objectif de :

• Permettre pour le public (la clientèle) de déterminer l’origine du produit ou du service dont il est question. À terme, la marque permet de développer une certaine réputation et une certaine qualité associée. Concrètement, c’est elle qui justifiera les prix demandés ou tout simplement le choix des produits et services d’une marque plutôt qu’une autre.
• Empêcher la concurrence d’utiliser un signe identique ou qui porterait à confusion pour le public.

Qui doit être intéressé par l'enregistrement d'une marque ?

Toute entreprise qui souhaite accroître son activité, se protéger de la concurrence, développer sa réputation et sa notoriété a tout intérêt à déposer sa marque pour ces raisons. Selon les cas, il pourra être intéressant d'enregistrer sa marque :

• soit au niveau national, auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ;
• soit au niveau européen, auprès del'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ;
• soit au niveau international, auprès del'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Les rapports entre ces différents niveaux géographiques de protection seront traités dans une étude distincte.

Il est judicieux d’enregistrer sa marque le plus tôt possible dans la vie de la société.

En effet, à défaut de marque, il ne sera pas possible d'agir en contrefaçon et par conséquent, la protection du nom ou du logo sera plus limitée.

Au contraire, une fois la marque enregistrée, elle bénéficiera d'une protection au niveau national, européen ou international dans le domaine d'activité choisi.

Comment bien choisir sa marque ?

La marque est essentiellement amenée à être utilisée dans un contexte commercial. Par conséquent, c’est le premier élément que les entrepreneurs ont en tête lorsqu’ils la déterminent.

S’il s’agit d’un bon réflexe pratique, il est nécessaire de compléter cette approche afin d’obtenir une marque adaptée sur le plan juridique.

Tout d’abord, le signe choisi doit être distinctif et le moins descriptif possible dans le contexte dans lequel elle est utilisée (article L. 711-2 du CPI).

Concrètement, un mot du dictionnaire sera par nature moins distinctif qu’un mot créé de toutes pièces. Par exemple, ADIDAS ne peut être associé qu’à la marque de vêtements alors que ORANGE peut être associé à une entreprise de télécommunications, une couleur, ou encore une ville.

S’agissant de son absence de critère descriptif, il est important de choisir un signe qui est sans rapport avec le produit ou le service en question. APPLE serait donc un très mauvais choix pour une entreprise qui vend des pommes (et l’établissement compétent refuserait très probablement d’enregistrer une telle marque ; l’idée étant que la marque ne doit pas empêcher la concurrence d’utiliser des termes nécessaires à la description de leurs produits) mais c’est un choix parfaitement acceptable pour une marque d’informatique. Le même parallèle peut être fait pour PATHÉ qui est distinctif et non descriptif dans le domaine du cinéma mais qui ne serait pas viable dans un contexte agroalimentaire.

Plus la marque est distinctive, mieux elle sera protégée et plus il sera facile d’interdire à la concurrence d’utiliser un signe similaire. Une société comme RENT A CAR a fait le choix d’une marque plus explicite mais cela a pour conséquence que sa protection est beaucoup plus limitée puisqu’elle ne pourra pas empêcher les concurrents d’utiliser ces termes. C’est particulièrement dans ce contexte qu’il peut être pertinent d’opter pour une marque semi-figurative dans la mesure où les spécificités visuelles de la marque compenseront le manque d’originalité de la marque verbale.

L’article L. 711-2 du CPI pose d’autres limites quant aux possibilités offertes aux déposants : la marque ne doit pas être contraire à l’ordre public ; elle ne doit pas tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ; elle ne doit pas être déposée de mauvaise foi ; etc.

Enfin, fort logiquement, il est nécessaire de procéder à une recherche d’antériorité avant d’utiliser et enregistrer sa marque pour éviter tout risque de contrefaçon. L’article L. 711-3 du CPI interdit d’enregistrer une marque qui porterait notamment atteinte à :  

• une marque identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires ;
• une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
• un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
• des droits d’auteur, un dessin ou modèle protégé ;
• etc.

Pour effectuer cette recherche d’antériorité, il est possible d’utiliser les bases de données suivantes :

• https://data.inpi.fr/
• https://euipo.europa.eu/eSearch/
• https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview

Une fois le signe choisi, il est nécessaire de déterminer dans quelles classes la marque doit être déposée. La plupart des offices, dont l’INPI et l’EUIPO, utilisent le système de classification de Nice qui divise les produits et services en 45 catégories.

Par exemple, si vous souhaitez commercialiser des vêtements et accessoires, la classe 25 « vêtements, chaussures, chapellerie » sera la plus pertinente, mais il est possible d’également envisager la classe 14 « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses » le cas échéant.

Dans le domaine de l’agroalimentaire, les classes 29, 30 et 31 sont toutes pertinentes selon les produits spécifiques dont il est question.

Les services sont quant à eux prévus dans les classes 35 et suivantes.

Pour chaque classe, il faudra lister les produits ou services les plus pertinents. Des exemples sont fournis par l’INPI mais il est tout à fait possible d’ajouter ses propres descriptions tant qu’elles sont suffisamment explicites.

L’intérêt de diviser les dépôts dans différentes classes est de permettre à différentes entreprises d’utiliser des homonymes pour des produits tout à fait différents. Ainsi, LOTUS correspond à trois principales marques : de voitures, de papier toilette et de biscuits. Malgré leur nom identique, le risque de confusion pour le public est très limité. Ainsi, lors de la recherche d’antériorité, l’existence d’un signe identique dans une classe radicalement différence ne doit pas constituer un obstacle au maintien du signe choisi.

Comment déposer sa marque auprès de l'INPI ?

Pour enregistrer sa marque en France, la procédure est entièrement dématérialisée sur le site de l’INPI. Il faut compter entre 4 et 6 mois entre le dépôt de la demande et l’enregistrement de la marque.

Concernant son coût, en avril 2023, la procédure est facturée 190 € pour une classe unique et 40 € par classe supplémentaire.

La procédure d’enregistrement auprès de l’EUIPO ne sera pas évoquée en détails ici mais à titre informatif, il faut compter 850 € pour une classe, 50 € pour une deuxième, puis 150 € par classe.

Une fois déposé, l’INPI publie la demande de dépôt de marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI), dans un délai de 6 semaines (article R. 712-8 du CPI).

S’ensuit une période pendant laquelle l’institut examine la demande et émet d’éventuelles objections ; de plus, pendant deux mois, s’ouvre la période d’opposition pendant laquelle tout propriétaire d’un droit antérieur peut s’opposer à l’enregistrement via une procédure spécifique (article L712-4 du CPI).

Si le dépôt a été correctement effectué et si ni l’INPI ni des tiers ne contestent la licéité de la future marque, l’office procédera à l’enregistrement et le déposant recevra un certificat d’enregistrement. La marque sera également publiée au BOPI et référencée dans les différentes bases de données.

Comment gérer sa marque une fois enregistrée ?

Une fois enregistrée, la marque est protégée pendant 10 ans (article L712-1 du CPI). Le point de départ est celui du dépôt de la demande et non la date de l’enregistrement.

Néanmoins, à défaut d’usage sérieux pendant une période 5 ans, la marque encourt la déchéance (article L. 714-5 du CPI).

C’est pour cette raison qu’il est indispensable d’uniquement enregistrer les marques qui auront vocation à être effectivement utilisées et à être sérieusement exploitées. Conserver des preuves d’usage est également une bonne attitude à adopter. Dans le même ordre d’idée, il est inutile d’enregistrer sa marque dans une multitude de classes puisque la protection ne sera pas effective pour les produits ou services qui ne font pas l’objet d’un réel usage par le propriétaire.

Il faut néanmoins avoir conscience qu'une marque enregistrée ne permet pas forcément une protection absolue. De même, le fait qu'elle soit enregistrée ne signifie pas qu'elle ne contrevient à aucun droit antérieur. En effet, lors de son examen, l'INPI effectue certes un contrôle sur le fond et la forme de la demande, mais il ne vérifie pas l'existence ou non de droits antérieurs. C'est aux titulaires de ces droits de se manifester lors de la période d'opposition. Si la demande litigieuse a échappé au propriétaire de droits antérieurs, il pourra tout à fait contester le signe postérieurement à l'enregistrement.

Quand et comment renouveler sa marque ?

Pour prolonger la protection du signe, il faut recourir à une procédure de renouvellement dans la dernière année de protection. Néanmoins, à la condition de payer une pénalité de retard, il est possible de renouveler sa marque dans les 6 mois qui suivent son expiration (article R. 712-24 du CPI).

En avril 2023, le coût de renouvellement est de 290 € auquel il faut ajouter 40 € par classe supplémentaire.

Que faire si un concurrent semble porter atteinte à vos droits ?

Il est essentiel de créer une alerte sur la base de données de l’INPI afin de surveiller les nouvelles demandes de marque voire d’entreprises qui auraient un nom similaire au vôtre.

Si le signe en question est susceptible de porter atteinte à la marqué déjà déposée, le propriétaire dispose d’un délai de deux mois pour faire opposition à la suite de la publication de la demande au BOPI.

Si la marque est déjà enregistrée ou s’il s’agit d’un nom commercial ou d’une enseigne, il faut envisager l’opportunité d’une action en nullité.

Enfin, si votre signe est imité de manière identique ou similaire par un concurrent qui n’a pas déposé de marque, il faudra intenter une action en contrefaçon et éventuellement une action en concurrence déloyale.

Ces différentes actions feront d’une étude approfondie dans un article complémentaire à venir.

Si vous souhaitez déposer une marque pour votre entreprise, vous pouvez contacter Thomas APÉRY du cabinet HELLEBOID & ASSOCIÉS à Saint-Tropez au 04 94 97 05 44.

La prestation de dépôt de marque, qui comprend un examen approfondi relatif à l’opportunité du dépôt (intérêt de la procédure, analyse du signe, choix des classes pertinentes, recherche d’antériorité) ainsi que la prise en charge et le suivi de l’intégralité de la procédure auprès de l’INPI est facturée par le cabinet, hors frais de dépôt, 600 € HT.